作 者 | 趙保春 汪妍瑜
用外觀設計專利作為現有技術去無效發(fā)明專利？相信對于大部分人來說只是個傳說，有幸的是，筆者最近碰到一個這樣的案子，而且專利復審委的決定是將發(fā)明專利全部無效。
一、背景介紹
去年年底接到一有關釣魚用魚線輪的發(fā)明專利侵權訴訟，我們代理被告一方。原告一方為古洛布萊株式會社。不查不知道，原來古洛布萊株式會社是日本東證上市公司原名大和精工，世界最大魚線輪制造商，其魚線輪走的是高端路線，價格是全世界首屈一指的。
然而我們的當事人不算國內大型企業(yè)，走的中端市場，魚線輪的價格恨不得跟原告差個數量級，在市場上雙方客戶從無交叉，不屬于競爭對手的范疇。行業(yè)老大來找我們事我們也很不理解，但來都來了絕不怕事。只是后來原告對此事之重視，不在我們預料范圍，這是后話按下不表。
二、案情介紹
涉案專利（下稱本專利）專利號為ZL201010207216.7，其涉及一種釣魚用的魚線輪，存在歐洲、美國、韓國專利同族且均已被授權。該方案基本內容如下：
“一種釣魚用旋轉卷線器，具有安裝有支承構件的轉子，在轉子主體部的兩側相對地形成一對臂部，在一個所述臂部的頂端部具備釣線導向部，根據所述轉子的旋轉將釣線通過所述釣線導向部卷回于卷筒，其特征在于，具備從所述一對臂部的各頂端部向所述轉子主體部的后部延伸出的增強構件”。
瀏覽了本專利的一些基本信息以后，筆者腦中浮現了以下幾個關鍵詞：方案結構簡單；權利要求保護范圍大；有歐美韓同族且均授權；申請人日本企業(yè)且是行業(yè)老大。這不正是體現檢索能力的大好時機嘛，隨后筆者的腎上腺激素爆棚。
三、檢索過程
一般來說檢索之前，根據掌握的信息要初步擬定個檢索思路，或者起碼有個前期檢索思路，隨后再根據情況調整。需考慮的信息包括專利領域、發(fā)明特點、申請人國別、行業(yè)情況、同族審查情況等等，且這些信息考慮的順序和側重點隨案子不同而不同。
1.特點分析
具體到本專利，一個非常重要的特點是同族在歐美中韓四大局均獲得授權。但居然沒在本土日本申請，這是一個制得深究的問題。
根據筆者多年的主觀經驗，客觀地說，五大局的檢索文件范圍特點如下（在不參考同族的前提下），說美日韓基本只檢索本國專利文件，歐洲檢索歐美國家專利文件，中國檢索所有國家專利文件。
本專利同族在歐美中韓均已授權，這些國家審查過程中均未引用日本專利文件，而且，魚線輪行業(yè)日本的技術水平最高，通過檢索A01K89這一魚線輪相關分類號，發(fā)現總共有30710篇專利，合計18429個專利族，其中，日本專利為14241篇， 9773個專利族，即該領域所有專利文件中日本專利文件約占一半，因此，可以看出，實際上相當于本專利所有同族在審查過程中，對申請量最大技術最為先進的日本專利文件沒有檢索，漏檢可能性最高的文件應該就是日本專利文件，所以筆者以此為突破點，初步檢索思路為重點在日本專利文件中檢索。
2.初步檢索
通過使用IPC（國際專利分類號）、FI/FT（日本專利分類號）及其它分類號、關鍵詞等組合檢索，初步未發(fā)現特別相關的專利文件。
3.思路調整
此時筆者又對本專利的信息進行了回顧，1）本專利申請人為日本公司，卻偏偏不在日本申請專利；2）本專利的方案，較為簡單，從外部附圖就可以看出來。
根據1），筆者懷疑申請人不在日本申請，是不是怕申請之后會出現什么不利的后果；根據2），外觀設計專利完全可以公開本發(fā)明專利的部分方案。因此，筆者推斷，可能存在日本外觀設計專利對比文件，因為，審查員在審查過程中一般不會去檢索別國的外觀設計專利文件。而在如果存在這樣的文件，日本本國審查員找到的可能性很大，所以，申請人可能是避免這一情況發(fā)生，而不在日本就該方案申請發(fā)明專利。筆者認為需要考慮在日本外觀設計專利中去尋找對比文件。
4.再檢索-利用洛迦諾分類
利用洛迦諾分類22-05（狩獵和捕魚器械），結合主題關鍵詞、申請人名稱等繼續(xù)檢索，未發(fā)現有效的對比文件，不過發(fā)現了一些在后的相關專利文件。
此時筆者有注意到很多日本外觀設計專利在數據庫中并沒有洛迦諾分類，而是存在日本自己的外觀分類號K2-590（魚線輪部件及配件）等。
5.再檢索-利用日本外觀專利分類
用日本外觀專利分類號檢索，只有不到一百篇專利，很快就找到了JPD1340736S（公開日2008年9月29日）及一些類似專利。其外觀圖與本發(fā)明方案限定的權利要求較像，于是對專利內容進行了仔細閱讀，隨后發(fā)現其可以作為對比文件使用。
通過對比發(fā)現，本專利的專利權人為古洛布萊株式會社，其原名為大和精工株式會社。外觀設計專利的專利權人為DAIWA精工株式會社，其實就是大和精工株式會社，即本專利和外觀設計對比文件均為一個專利權人所有。
四、方案比對
a)附圖對比
b)各方觀點比對
c)口審主要爭議焦點及結論
口審時到庭一看，對方代理人上了四個，旁聽席原告來了3名員工（日本人），一名中國人，華麗麗的一大片啊，原告很重視嘛。反觀我們這里兩名委托代理人，當事人沒有到場。只是那一刻我猜中了開頭，卻沒猜中六個小時庭審的結局。
庭審時四個代理人各個活躍，負責陳述的、負責挖坑的（當然能被識破的坑兒那都不是事兒）、負責演示ppt的、負責總結并挑錯的。我們兵來將擋水來土掩，堅持自己的邏輯不被捎帶著走，順帶著指出對方一些邏輯缺陷，六小時高強度唇槍舌戰(zhàn)不知不覺就過去了。
庭審的焦點很多，我們庭后唯一不確定的只有一點，因為之前的確沒有單獨用外觀設計結合公知常識無效掉發(fā)明專利的先例不知道合議組最后會如何認定。很幸運最后合議組還是以事實為依據法律為準繩做出了公證的評價，摘錄如下。
外觀設計專利的圖片或照片通常能夠在一定程度上反映出產品外觀部結構等技術要素，若本領域技術人員根據外觀設計專利的圖片或者照片并結合其簡要說明，能夠直接地、毫無異議地確定其部件的名稱、結構、位置關系以及功能和作用等技術要素以及它們組合所形成的技術方案，則應該認為該外觀設計專利可以用于評價發(fā)明或實用新型的專利的創(chuàng)造性。
五、心得體會
通過本專利的檢索及無效過程的處理，筆者覺得有以下一些簡單體會可以和大家分享。
對于無效請求人的來說：
1.無效中檢索是最大的王道，檢索成功了案子就成功了80%。
2.當面對發(fā)明專利檢索時，一定要不走尋常路。因為有過專業(yè)訓練的審查員在尋常路上一定已經嘗試過。
3.檢索中要時刻注意調整檢索思路，不要局限于固有思維方式。
4.檢索中要注意積累知識，積累的越多，對案件的認識就越全面、客觀。
5.幾大專利局的檢索都各有優(yōu)缺點，檢索過程中要注意參考使用但不要過分迷信。
6.外觀設計專利公開的內容如果能夠構成方技術案，則可以作為現有技術文件。
7.簡單的結構類專利可以考慮去檢索外觀設計專利文件。
對于專利權人或代理人來說：
對于功能性限定的撰寫方式，在從屬權利要求及說明書中一定要有實現該功能的結構的描述，本專利中，增強構件是其核心發(fā)明點，如果權利要求中及說明書對于增強構件的參數有進一步的限定的話，由于外觀設計專利只能看出定性的內容，無法得到定量的內容，因此，則無效決定的結果也未可知。
